Or le simple fait d'avoir déposé un ou plusieurs brevets pour protéger la technologie n'est pas suffisant pour sécuriser la levée de fonds et les investisseurs sont bien avisés de se pencher plus avant sur ces droits de propriété industrielle avant d'engager des fonds.

Ainsi, l'attention devra être portée en premier lieu sur la titularité de ces droits de brevet : l'invention en France appartient de fait à son inventeur, ou à son employeur sous certaines conditions du contrat de travail ; et le brevet appartient à celui qui en fait la demande et le dépôt devant l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle chargé de la délivrance des brevets en France).

Il n'est pas rare au moment d'un audit de s'apercevoir que les brevets appartiennent au(x) fondateur(s) de la start-up et non à la société elle-même ; ou inversement, que la société a bien déposé un brevet en son nom alors qu'elle ne détient pas effectivement les droits sur l'invention !

Autant de situations délicates à détecter et à traiter en amont des investissements.

Plus cruciale est l'évaluation de la portée exacte de ce qui est protégé par les brevets détenus par la start-up. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un nouveau produit dont on veut accélérer le développement et l'entrée sur le marché, est-ce ce produit lui-même dans sa globalité qui est protégé ? Ou n'est-ce qu'un mode de réalisation spécifique ou une sous-partie du produit ? Y-a-t-il plusieurs brevets pour protéger non seulement ce que la start-up envisage de commercialiser mais également des solutions alternatives, qui pourraient sinon être développées par des concurrents et venir prendre des parts de marché ?

Car pour mémoire, un droit de brevet est un droit d'interdire aux tiers de fabriquer et commercialiser ce qui fait l'objet de la protection conférée par le brevet. Il est important ainsi d'évaluer l'exclusivité qu'a pu se réserver la start-up par la délivrance de ses brevets afin de conforter les prévisions de développement et de vente du Business Plan.

Cette évaluation nécessite une analyse des brevets et de leur procédure d'examen par les Offices de brevets afin de connaitre la portée réelle du brevet après délivrance, portée qui est souvent plus restreinte que celle qui avait été escomptée lors du dépôt de la demande de brevet.

Finalement, et probablement encore plus critique, la start-up a-t-elle bien vérifié que les produits qu'elle souhaite lancer sur le marché ne viennent pas eux-mêmes contrefaire des brevets existants détenus par des concurrents ?

Cette vérification est primordiale pour éviter que le lancement du produit ne se retrouve stoppé ou entravé par des réclamations ou des actions en justice pour contrefaçon de brevets.

Cet examen doit être fait au vu des produits qui seront effectivement commercialisés par la start-up (que ces produits aient eux-mêmes fait l'objet d'un dépôt ou non de brevets), et en fonction des marchés et pays de commercialisation envisagés.

Cette notion de libre exploitation est d'autant plus importante que la levée de fonds ou le rachat d'une société a souvent pour effet de mettre un coup de projecteur sur les activités de celle-ci et donc d'attirer l'attention des concurrents potentiels. Ces derniers peuvent voir d'un mauvais œil ce nouvel opérateur arriver sur le marché et souhaiter défendre leur pré carré en faisant valoir à juste titre leurs droits de brevet.

Ce sont l'ensemble de ces évaluations qui devraient être couvertes par un audit brevet au moment des diligences réalisées par les investisseurs avant la transaction, bien en amont du closing, et auxquelles doivent se préparer les start-up en anticipant ces différentes problématiques dans leur stratégie de protection de la propriété industrielle.

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